こんばんは。八王子市で頑張る弁理士の井上です。

本記事は、特許出願の拒絶理由通知、もうだめだと思っていませんか？（その１）の続きです。その１とは異なる例として、請求項１には、発明Y（C+D）が記載されており、請求項２には、発明Y’（C+D+E）が記載されているものとします。また、拒絶理由は、Cは引用文献１に書いてあり、Dは引用文献２に書いてある。そしてこれらCとDを結びつけるのは簡単だから発明Yを特許にすることはできないというものであるとします。さらに請求項２には拒絶の理由を発見しない。と書かれてあった場合にどうするかという話です。

この場合、請求項２の内容に限定すれば、審査官が新たな引用文献を見つけて来ない限り、発明Y’が特許になります。但し、弁理士が何も理由を述べずに請求項２の内容に限定しましょうと言ってきた場合は要注意です。人間誰しも逃げ道が用意されていればそこに逃げようとします。今回のケースでは請求項２が拒絶の理由を発見しない。という審査官の記載が逃げ道に該当します。

ここで弁理士がしなければならないのは、審査官の言い分が本当に正しいのかを検証することです。要素Eを加えた発明Y’で特許を取得するということは、「発明Yの構成でもの作りをしている他社については権利行使できないことを認めます」と言っているのと同じです。仮に審査官の認定（CとDを結びつけるのは簡単）が誤っていたとすれば、他社の侵害を問える機会をみすみす逃したということになります。

他方、弁理士も人間です。食って行かなくてはいけません。特に成功報酬が用意されている場合、下手に審査官の認定に反論し、特許となる機会を逃したということになれば、クライアントからは怒られるし、成功報酬も水の泡。ということで、何とかして請求項２の内容に限定して権利化を図りたい気持ちも充分に理解できます。しかし、クライアントを第一と考えるのであれば、まずは権利化ありきではなく、可能であれば反論をするという選択肢は捨ててはならないと思います。

アクティブ特許商標事務所　井上真一郎