外国への特許出願

外国への特許出願

外国への特許出願

特許は、属地主義を採用しており、外国で特許を取得するには、その国に出願をして審査を受ける必要があります(無審査を採用している国もあります)。
外国に特許出願をする方法としては、大きく分けて2つの方法があります。1つは、直接、国を指定して出願する方法(以下直接出願)、もう1つは、国際特許出願(PCT国際出願)をする方法です。
直接出願をする場合も、PCT国際出願をする場合も、国内出願を基礎とすることができます。基礎とするメリットは、原則として国内出願の日以降になされた他の出願によって、拒絶されることがなくなることです。但し、国内出願を基礎とできる期間は、国内出願から1年以内ですので注意が必要です。

なお、PCT出願加盟国には、日本も含まれています。従って、PCT国際出願をすれば、日本に出願したことにもなります。つまり、
(1)日本出願→PCT国際特許出願
という方法もあれば、
(2)日本を含めたPCT国際特許出願
という方法もあります。
(1)は、とりあえず日本に出願して、その後、やはり外国でも特許を取りたいとなったときにとる方法になります。
(2)は、出願時に外国での特許取得にチャレンジすることが決まっている場合にとる方法になります。

直接出願の手続

直接出願をする場合は、その国が指定する言語(例:米国であれば英語、中国であれば中国語等)に翻訳を済ませ、現地の代理人(現地代理人)を通じてその国の特許庁に対して出願を行います。

PCT国際特許出願の手続

PCT国際特許出願をする場合は、国内代理人を通じて日本語で出願をすることができます。出願先は、スイスのジュネーブにある国際事務局(WIPO)です。

直接出願のメリット、デメリット

直接出願のメリットは、出願する国が決まっており、スケジュールに余裕がある場合、結果として余計な費用を節約できる場合があります。

直接出願のデメリットは、(1)出願時に結構な費用が発生する、(2)時期的な制限が厳しい、(3)翻訳ミスの訂正が難しい、があります。
(1)出願するためには翻訳が必要となり、また、現地代理人の手数料が発生するため、出願時に結構な費用が発生するということがあります。
(2)日本に出願してから外国出願という手続をとると、日本出願日から12ヶ月の猶予しかありません。
(3)翻訳時にミスがあったとしても、日本明細書に基づき、そのミスを誤訳訂正することもできません。

PCT出願のメリット、デメリット

PCT国際特許出願のメリットは、(1)出願時に出願国を決めなくてもよい、(2)どの国に権利化手続をするか考える猶予が長い、(3)日本語で出願可能、(4)権利化の可能性を図るレポート(国際調査報告)が発行される、(5)翻訳ミスがあってもPCT国際特許出願時の日本語明細書に書いてあれば、誤訳訂正が可能、(6)住所変更や名称変更の手続が簡単、があります。
(1)PCT出願を行うと、全てのPCT加盟国に特許出願をしたものとして取り扱われます。従って、出願時に出願する国を決めなくてもよいというメリットがあります。
(2)優先日(多くの場合、日本出願日)から30ヶ月以内(一部22ヶ月、31ヶ月を採用している国もある)に、権利化手続を行えばよいので、直接出願に比べて権利化手続の時間を遅くすることができます。
(3)日本語で出願できるのは大きなメリットと言えます。
(4)基本的に日本の特許庁(希望すれば欧州特許庁)の審査官が、新規性や進歩性の有無の判断について見解を示します。日本の審査官が審査を行うので多くの場合は日本の特許出願が引用文献として示されます。
少なくとも日本で特許性がないようであれば、外国での権利化を諦めることで、直接出願に比べて翻訳費用や現地代理人費用を実質的に節約することができます。
また、他にもPCT国際特許出願をした案件があれば、新規性進歩性があると判断されたPCT国際特許出願の発明に費用を集約させる等、より費用対効果の高い戦略を取ることができます。
(5)翻訳者のスキルや、そもそも日本語明細書が不明瞭である可能性もあります。
(6)住所変更や名称変更の際の手続は、日本国特許庁または国際事務局に対して行えばよいため、手続が1回で済みます。

PCT国際特許出願のデメリットは、(1)出願時の費用が別途(15万円~)発生する、(2)多くの場合、特許事務所の手数料が別途発生する、(3)PCT加盟国ではない国には出願できない、があります。

注意点としては、
PCT国際特許出願は、あくまで「出願」の手続であり、「登録」のための手続ではありません。
つまり、特許を取得するためには、所定期間内に特許を取得する国の実体審査を受ける手続をする必要があります。
ちなみに、よく言われる「国際特許」というものは存在しません。

以上を踏まえると、
・特許を取得したいと考える国はいくつか
・特許を取得するまでのスピード
等によって
どのような出願をすれば良いのかを決めることになっていくと思います。

参考文献:PCT国際出願制度と手続の概要(特許庁)
※国際出願制度とは、特許協力条約(PCT)に従ってされる発明の保護のための出願に対して、一定要件の下、各指定国における実際の出願として国内出願の束としての効果を与える制度をいいます(11条等)

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